Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,

"திருத்தங்கள் வார்த்தைகளை விட பெரிதாகப் பேசும் போது — ஈக்விவலன்ட்ஸ்  கொள்கையின் எல்லைகள்"

சுருக்கமான விளக்கம்:

பேட்டென்ட் மனுதலின் போது செய்யப்பட்ட திருத்தங்கள் (amendments) பெயர் பெறும் உரிமையின் (“Doctrine of Equivalents”) கீழ் மறுபடியும் உரிமை கோர முடியும் என்று அவை எந்த அளவுக்கு தடையாக அமையும் என்பது இந்த வழக்கின் முக்கியப் பதில் காணப்படுகிறது.

விவரங்கள் (Facts) :

• Festo Corporation ஒரு  மின்னகாந்த  ராட்லெஸ்  சிலிண்டர்  சாதனத்திற்கான  இரண்டு பேட்டென்டுகள் பெற்வர். பேட்டென்ட் பரிசோதனையின் போது, சம்பந்தப்பட்ட  கண்டுபிடிப்பிற்கு தொடர்பான விளக்கம், தெளிவு போன்ற உரிமை சட்டத்தின் § 112 தேவைகளைக் கோறியதற்காக, Festo அவர்களின் மனுதல்களில் குறைப்பு(s)ச் செய்தார்: சாதனத்தில் இரு ஒருமுக சீலிங் வளைகள் (two one‐way sealing rings) இருக்க  வேண்டும்  என்பதைச் சேர்த்தார்; தொடர்ச்சியாக, வெளிப்புற சட்டை (outer sleeve) மின்னகாந்தமாயிருக்கும் (magnetizable) பொருளாக  இருக்க  வேண்டும் என்று  குறிப்பிட்டார். இரண்டாவது பேட்டெண்டிலும் மறுபரிசோதனை (reexamination) காலத்தில்  சீலிங் வளைகள் குறிப்பு சேர்க்கப்பட்டது.

• பின்னர், Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. (SMC) ஒரு  சாதனத்தை  बाज़ारத்தில்  கொண்டு  வந்தது, அது Festo சாதனத்தினை போல் இருந்தாலும், வேறுபாடுகள் இருந்தன: ஒரு  இருமுக சீலிங் வளையம் (single two‐way sealing ring) பயன்படுத்தப்பட்டது; sleeves non‐magnetizable பொருளால் செய்யப்பட்டுள்ளன.

• Festo, “Doctrine of Equivalents” ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டு SMC மீது  உரிமை மீறல் (infringement) முயற்சி செய்தார். SMC, மனுதலான திருத்தங்கள் (amendments) காரணமாக Festo equivalent உரிமையைப் பெற முடியாது என்று “prosecution history estoppel” தோற்குறிப்பு (defence) அளித்தது.

சிக்கல்கள் / கேள்விகள் (Issues):

1. அவசரமான வரலாற்று தடையியல் (prosecution history estoppel) prior art தவிர, பேட்டெண்ட்  சட்டத்தின் பிற தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக செய்யப்படும் claim amendments எல்லாவற்றுக்கும் அமையுமா?

2. தடையியல் அமையும்போது, குறைக்கப்பட்ட claim குறிக்கும் உருப்புக்காக (amended element) முழுமையான equivalence உரிமைமுறை முழுமையாக மறுக்கப்படுமா, அல்லது சில வகைகளில் equivalent உரிமை மீதமிருப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டா?

வழங்கிய பரிந்துரைகள் / வாதங்கள்:

• Festo வாதம்: திருத்தங்கள் நிரூபண விதிமுறைகள் (description, clarity etc., § 112) காரணமாகக் செய்யப்பட்டவை; எல்லா narrowing amendments “prior art avoidance”‐இல் மட்டும் வருவதில்லை; அனைத்துமே automatic equivalence தடையாகும் எனக் கூடாது.

• SMC வாதம்: பேட்டெண்ட் பலவீனமாகும் முன் any amendment that narrows a claim for patentability purposes should trigger estoppel; குறைக்கப்பட்ட உருப்புக்கான equivalent உரிமை வேண்டுமானால் அது தடையால் தடுக்கப்படவேண்டும்.

கேள்விகள் / கண்டுபிடிப்புகள் / தீர்ப்பு (Findings / Judgment):

• அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் (Supreme Court) May 28, 2002 அன்று தீர்வு வழங்கியது.

• நீதிமன்றம் தீர்மானித்தது: பேட்டெண்ட் சட்டத்தின் § 112 போன்ற  தேவைகளை  பூர்த்தி  செய்வதற்காக செய்யப்படும் claim amendments மட்டும் அல்லாமல், எதாவது patentability‐இன் தொடர்புடைய காரணத்தால் குறைக்கப்பட்ட தடைகள் ஏதேனும் இருக்குமானால், அவை prosecution history estoppel ஏற்படுத்தலாம்.

• ஆனால், குறைக்கப்பட்ட உருப்புக்கான அனைத்து equivalent உரிமைகளையும்  முழுமையாகத் தடைக்க estoppel தானாகவும்  அனைத்து  நிலையிலும்  அமையவேண்டும் என நீதிமன்றம் மறுத்தது. அதற்கு பதிலாக, ஒரு rebuttable presumption (திரும்ப ஒழுங்கமைக்கக்கூடிய ஊகிப்பு) ஏற்படுத்தவேண்டும்: குறைக்கப்பட்ட உருப்புக்கான equivalents அனைத்தும் இழக்கப்பட்டுள்ளதாக மன்னிப்பு (presumption) இருக்கும்; ஆனால் உரிமையாளன் இதற்கு எதிராக நிரூபிக்க கூடிய காரணங்களை வழங்க முடியும்.

• சில விதங்களில் உரிமையாளர் அதை நிரூபிக்க வேண்டும்:

• a) equivalent அந்த சமயத்தில் முன்னதாக கணிக்கப்பட்டதற்குாவாக unforeseeable இருந்தது;  

  
  

  b) amendment‐இன் காரணம் அதற்கு தொடர்பில்லாதவையாகவும் tangential உடையதாகவும் இருந்தது;  

  
  

  c) உரிமையாளர் equivalent குறித்த விளக்கத்தை உட்பட்டுக் கொண்டு வர முடியாததாக ஏதேனும் காரணமிருந்தத.

• வழக்கு மேல்நீதி மன்றத்துக்கு அனுப்பப்பட்டது (remanded) என்பதால், குறைக்கப்பட்ட எலிமென்ட் மூலம் எந்த உரிமைகள் இழக்கப்பட்டன, அந்த உரிமைகள் மீட்கப்படுகிறதா என்பதன் மீது புதிய விசாரணை நடத்தப்படவேண்டும்.